ドメイン取得の際も登録商標に注意！その➀

商標の場合、特許庁で、その商品やサービスについて、同一または類似の先願がないかどうかチェックした上で登録となります。しかし、ドメインは、管理する団体が違います。「.jp」ドメイン名は、株式会社日本レジストリサービスが登録と管理を行っています。また、「.com」ドメイン名は、米国のベリサインという会社が管理しています。そのため、故意または過失で、すでに登録されている商標をドメイン名として登録してしまったり、されてしまったりすることが起こり得ます。

他人の商標をドメイン名として使っていた場合にも、裁判例は、商標権侵害を肯定しています（大阪地裁平成23年6月30日判決、大阪高裁平成25年3月7日判決モンシュシュ事件）。

事案の概要

原告は、指定商品を「菓子、パン」とする、欧文字「MONCHOUCHOU」と片仮名「モンシュシュ」を横書きして2段になる標章の商標権者です。
被告は、堂島ロールで有名な会社で、洋菓子を販売するにあたり、「モン シュシュ」「Mon chouchou」「mon-chouchou」等の標章を包装箱や店舗名、ウェブ広告等で使用していました。

そこで、原告が、被告に対し、商標権侵害を理由として商標の使用差止等と損害賠償を請求しました。

判旨

被告は、「mon-chouchou」は、被告のホームページアドレスを構成するドメイン名（mon-chouchou.com)の一部であるとして、商標として使用されているものではないと主張して争いました。
この点に関し、裁判所（大阪地裁）は、商標として使用したとして商標権侵害を認め、控訴審である大阪高裁も地裁の判断を支持しています。

その理由として、地裁は、ドメイン名は、被告商品の保冷バッグや包装用紙袋などに使用されていたことから、広告的機能を発揮していること、さらに、ウェブサイト上で商品などについて広告等による情報を提供し、注文を受け付けている場合には、そのドメイン名はウェブサイトにおいて表示されている商品や役務の出所を識別する機能を有し、商標として使用されていると判断しました。

控訴審では、「「www.」や「com.」の部分に出所識別標識としての称呼、観念は生じないので、それらと一緒に用いられた場合でも、その要部は被告標章４（つまり「mon-chouchou」）であると解されるのであり、そうである以上、被告標章４自体への差止請求等や損害賠償請求も認められる」との理由も追加されています。

解説

商標は、出所識別機能、品質保証機能、広告的機能を有しているとされ、商標権者でない者が、登録商標となっている標章について、そのような機能を発揮する使用をした場合、商標権侵害になります。

本判決は、「www.」や「com.」を付したドメイン名の表示であっても、そのドメイン名の要部が他人の登録商標の場合、包装などに記載したり、サイト上で注文を行っていれば、広告的機能や出所識別機能を発揮しているので、商標として使用していることになり、商標権侵害に該当すると判断しています。

実務上の注意

ドメイン名を取得する場合には、ドメイン名の記載でも、商標権侵害に該当することがありうることを考慮して、商標権侵害に抵触しないように注意する必要があります。
ただし、ややこしいのですが、ドメイン名として用いる場合であっても、必ずしも商標権侵害が肯定されるとは限りません。したがって、商標権侵害であるとの警告を受けた場合には、法律相談をした上で、対処することをお勧めします。